mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Italiaanse rechtbank geeft Juventus gelijk in handelsmerk-strijd over NFT’s

Groot nieuws in NFT-land: er is een nieuwe uitspraak van een Europese rechtbank (in Italië om precies te zijn) die licht schijnt op de juridische aspecten van non-fungible tokens. De beroemde voetbalclub Juventus FC was het niet eens met het gebruik van haar handelsmerken door het op Binance gehoste Blockeras en sleepte Blockeras daarom voor de rechter. Met succes! De Italiaanse rechtbank heeft recent geoordeeld dat Juventus Blockeras geen toestemming heeft gegeven om de desbetreffende NFT’s te maken of te verkopen en Blockeras daarmee inbreuk heeft gemaakt op de handelsmerken van Juventus. Het oordeel schept een belangrijk precedent en zou wel eens verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de NFT-community.

Blockeras, Juventus, NFT’s en de voetballer Bob Vieri

Juventus is de houder van de woordmerken “JUVENTUS” en “JUVE”, alsook van een beeldmerk bestaande uit het kenmerkende zwart-witte shirt met twee sterren. In februari 2021 lanceerde Blockeras – een platform waarmee gebruikers digitale verzamelobjecten kunnen creëren en verhandelen – een NFT-collectie genaamd “Coin of Champions”. De collectie werd gesteund door (oud-)atleten en als onderdeel van de collectie werden er onder andere NFT’s gemint en (secundair) verkocht van de oud-voetballer Christian (Bobo) Vieri. Wie even naar de collectie kijkt, ziet dat de NFT-collectie bestaat uit verschillende afbeeldingen van Christian (Bobo) Vieri: een in zijn Juventus shirt, een in zijn Inter Milan shirt en een in zijn AC Milan shirt. De collectie was een hit: alle NFT’s waren snel uitverkocht, tot groot ongenoegen van Juventus. Alhoewel de voormalig Juventus-voetballer Vieri weliswaar toestemming had gegeven om zijn portret te exploiteren, had Juventus Blockeras géén toestemming gegeven om haar merken te gebruiken. De club stuurde Blockeras een “cease and desist” brief met de eis de collectie te verwijderen. Toen Blockeras weigerde, stapte Juventus naar de rechter.

De uitspraak van de Italiaanse rechtbank

De Italiaanse rechtbank oordeelt dat Blockeras inbreuk heeft gemaakt op de handelsmerken van Juventus door ze zonder toestemming te gebruiken. De uitspraak is in een aantal opzichten opvallend te noemen en werpt licht op de mate waarin NFT’s voor merkregistratie in aanmerking komen (en wat daar precies voor vereist is):

  • De rechtbank erkent dat de Juventus-merken algemeen bekend zijn en concludeert dat niet per se hoeft te worden onderzocht of zij zijn ingeschreven in de categorie “downloadable virtual products”. De rechtbank benadrukt dat de merken in elk geval wel zijn ingeschreven in klasse 9 van de Nice classificatie met betrekking tot “digital downloadable publications”. De rechtbank lijkt hiermee in te stemmen met de huidige gangbare benadering dat niet-bekende merken een inschrijving in klasse 9 nodig hebben om zichzelf te beschermen tegen inbreukmakende NFT’s. Dit lijkt tevens in overeenstemming te zijn met het advies van de EUIPO. Daarbij is het wellicht interessant om te benoemen dat in de 12e editie van de Nice classificatie de term “downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens” zal worden opgenomen.
  • De rechtbank maakt duidelijk dat, alhoewel Bobo aan Blockeras toestemming had gegeven om zijn portret te gebruiken, Blockeras nog steeds toestemming nodig had voor het gebruik van de geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van de teams (zoals Juventus) waarvan de shirts en namen worden gereproduceerd.
  • De rechtbank lijkt tenslotte een onderscheid te maken tussen de NFT en de digitale afbeelding die met de NFT geassocieerd wordt. Dit blijkt uit o.a. uit de formulering van de uitspraak:

orders the defendant to withdraw from the market and remove from every website and/or from every page of a website directly and/or indirectly controlled by the same on which such products are offered for sale and/or advertised, the NFTs (non-fungible tokens) and the digital contents associated therewith or products in general covered by the injunction;“*

Bovenstaande formulering is van belang, omdat de rechtbank daarmee lijkt te erkennen dat er een onderscheid bestaat tussen de token (i.e. de NFT) en de onderliggende asset (zoals een afbeelding). Oftewel, de NFT lijkt binnen het recht een eigen plek in te nemen. Binnen de NFT-community wordt dit onderscheid al sinds jaar en dag erkend, maar nu is dit dus ook door een rechter bevestigd.

Zelf een NFT-project starten? Doe je due diligence

De uitspraak toont aan hoe belangrijk het is voor NFT-founders om hun due diligence te doen alvorens ze NFT’s verkopen met afbeeldingen van andermans merken (of andere IP-rechten). Je zult er echt op tijd voor moeten zorgen dat je een licentie krijgt om de IP-rechten te mogen gebruiken. Hetzelfde geldt voor derde partijen die je inschakelt om de NFT (i.e. de afbeelding geassocieerd met de NFT) te laten ontwerpen. Ook met hen zul je afspraken moeten maken over eventuele IP-rechten die ze verwerven, bijvoorbeeld door deze te laten overdragen via een akte van overdracht.

*Geciteerd uit de niet-officiële vertaling van © TREVISAN & CUONZO 2022: https://www.trevisancuonzo.com/static/upload/juv/juventus-nft-order—en.pdf

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).